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Jose Antonio Lopez Martinez

Jose Antonio Lopez Martinez

EL TJUE DECIDE QUIÉN ASUME LA RESPONSABILIDAD EN UNA INFRACCIÓN DE LA MARCA MERCEDES-BENZ, ¿EL TITULAR DE LA WEB O EL ANUNCIANTE?: publicidad online

En Sentencia de 3 de marzo de 2016 (Asunto C-179/15), el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se ha pronunciado sobre un aspecto muy interesante en relación a quién debe asumir la responsabilidad en la infracción de marcas derivada de la publicidad online.

En el caso decidido, Daimler como titular de la marca renombrada "Mercedes-Benz" demandó en un Tribunal de Budapest a un antiguo distribuidor oficial de la marca, después de haber descubierto en Internet que continuaba apareciendo publicidad online en la que se mostraba todavía como distribuidor autorizado.

Sin embargo, el tal distribuidor demandado pudo demostrar que tras que el contrato de distribución dejó de estar en vigor, se dirigió a los titulares de varias páginas web para solicitar la retirada de la mención controvertida, advirtiéndoles que si la mantenían era sin su consentimiento.

En esas circunstancias, el TJUE entiende, en primer lugar, que existe en esa publicidad online un uso de la marca registrada no consentido por su titular . No obstante, la aparición de de la marca en los sites en cuestión después de que el anunciante agotara sus posibilidades para conseguir que se retirara, sin éxito, no constituye ya más un "uso por parte del anunciante".

Al contrario, el TJUE establece que el uso infractor de la marca (según el art. 5.1 de la Directiva 95/2008/CE) presupone un comportamiento activo y un control (directo o indirecto) sobre el acto que constituye el uso. Y ése no será el caso si el acto de uso es desarrollado por un operador independiente sin el consentimiento del anunciante, o incluso contra su expresa voluntad.

De esa manera, si el proveedor del servicio de publicidad online incumple con el requerimiento del anunciante de retirar determinada publicidad, esa publicidad ya no podrá ser considerada un uso de la marca por parte del anunciante y éste no será considerado responsable de los actos u omisiones de los operadores de otras páginas web que, contra su voluntad, mantengan o incluyan el uso de marca de un tercero en sus propios sites.

La consecuencia práctica de esa doctrina es que, aún así, el titular de la marca infringida, en nuestro caso Mercedes-Benz, podrá reclamar que se le indemnicen o reembolsen por un lado los beneficios que hubiera obtenido el anunciante a causa de la permanencia de la publicidad infractora (en una suerte de enriquecimiento injusto), y por otro lado también podrá demandar a los operadores de los sites que infrinjan su derecho registrado, como auténticos y directos infractores de la marca al no haber atendido el requerimiento del anunciante para retirar la publicidad infractora.

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